随着市场经济的发展,越来越多企业认识到商标的重要性,商标申请量也日益增长。企业在申请商标的时候发现自身使用多年的商标已被他人注册,亦或是因自身使用却未申请注册商标而导致遭遇被诉侵权风险的情况屡见不鲜。
我国商标制度以注册在先为原则,但对于在先使用的保护也有所规定,同时也存在在先使用的抗辩制度。
《商标法》第五十九条第三款规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。
在商标法的规定中,对于在先使用抗辩限定了以下条件:
商标申请人申请商标注册前已经使用,
先于商标注册人使用,
是在先使用的商标已具有一定影响,
使用的范围必须是该使用人原使用范围内的使用,不能超出原使用范围。
由此可以看出,商标在先使用的抗辩中在先使用的时间点必须满足申请商标注册前并先于商标注册人使用。
商标权属于知识产权范畴,属于民事权利,其在先使用行为本身具有一定的合法性。我国商标制度保护的是合法的在先使用权益,如商标注册行为本身存在恶意,则亦无法获得商标法的保护。
商标在先使用抗辩中规定,在先使用的商标已具有一定影响力。具有一定影响即指商标经过一定时间或长期的使用,一般消费者及相关公众能够将其识别区分,建立一一对应的联系,具有一定知名度。
我国相关法律和司法解释中也对一定影响作出了规定。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款的规定,在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的,人民法院可以认定为有一定影响。
上述规定来看,一定影响的认定是结合商标使用时间、区域范围、企业产品或服务的销售情况以及企业对于商标宣传的投入情况综合认定的,除了对商标本身的考量之外,对企业本身的商誉以及知名度也是考量因素之一。
虽然规定了考量认定的主要标准和要素,但在实际认定的过程中却仍然存在一定的主观性,对于一定影响的判断仍然给了审查员以及法官一定的主观自由裁量的权利。
其本质上仍然是在认定是否导致相关公众混淆和误认,是否影响相关公众对于商标的识别和区分。
商标法第五十九条规定,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。从字面上来看,其限制了使用在先使用抗辩的主体必须是必须是在原使用范围内使用。
对于原使用人的认定一般不包含商标申请注册后的被许可方或受让方。在先使用的抗辩主要是为了保护在先善意使用人的一定合法权益,但依据现行法律规定,对于善意在先使用的主体仍然存在一定的限制。
商标作为企业的核心资产及竞争力,应当予以重视,提前做好布局规划。